El Derecho de marcas permite a las empresas distinguir sus productos o servicios en el mercado mediante signos que gozan de protección jurídica. Sin embargo, esa protección no es absoluta, pues el ordenamiento jurídico establece determinados límites en aquellos casos en los que la marca pueda vulnerar valores fundamentales del ordenamiento jurídico, el orden público o las buenas costumbres.
Dos ejemplos recientes permiten ilustrar estos límites desde perspectivas distintas. Por un lado, el conocido caso de la marca “La Mafia se sienta a la mesa” y por otro, la reciente sentencia de la Tribunal Supremo (STS 136/2026, de 3 de febrero), relativa al conflicto entre las marcas VALCAVADA en el sector vitivinícola.
El caso “La Mafia se sienta a la mesa”: nulidad por razones de orden público
La sociedad La Mafia Franchises, S.L. registró como marca de la Unión Europea el signo figurativo “La Mafia se sienta a la mesa” para distinguir servicios relacionados con la restauración, la hostelería y el comercio. Sin embargo, en 2015 la República Italiana solicitó ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) la nulidad de dicho registro, alegando que la denominación resultaba contraria al orden público y a las buenas costumbres. Italia defendía que la utilización del término “mafia” en un contexto comercial banalizaba la actividad de una organización criminal real que ha causado graves daños sociales, además de que la marca podía proyectar una imagen positiva o trivializada de la mafia, incompatible con los valores fundamentales de la Unión Europea.
Dicha controversia llegó al Tribunal General de la Unión Europea, que resolvió el asunto mediante sentencia de 15 de marzo de 2018 (asunto T-1/17). El tribunal confirmó la nulidad de la marca al considerar que el signo era contrario al orden público en el sentido del artículo 7.1.f del Reglamento de Marca de la Unión Europea. En su análisis, el tribunal otorgó especial relevancia al elemento denominativo “mafia”, que calificó como el componente dominante del signo, el cual, según la sentencia, remite inequívocamente a una organización criminal conocida internacionalmente por su implicación en delitos graves como el tráfico de drogas y armas, el blanqueo de capitales o la corrupción.
La STS 136/2026: conflicto entre marcas y protección de la marca renombrada
Frente al supuesto anterior, basado en una prohibición absoluta, la reciente sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 3 de febrero de 2026 aborda un problema distinto, concretamente el conflicto entre signos distintivos en el mercado. El litigio se suscitó entre dos bodegas de la Rioja Alavesa. Así, Grupo Solar de Samaniego S.L., titular de la marca denominativa «VALCAVADA», pretendía anular el registro y uso de la marca «1808 TEMPERAMENTO NATURAL VALCAVADA SINGULAR VINEYARD» por parte de Bodegas Herederos de Perfecto Martínez S.L.
El Tribunal Supremo, en un detallado análisis sobre el riesgo de confusión, desestimó las pretensiones de nulidad basándose en puntos clave:
-Visión de conjunto: Las marcas han de compararse sobre la totalidad de los elementos integrantes de cada denominación y sin descomponer su unidad. Mientras que una es un término único, la otra es una marca compleja que incluye números y varios sustantivos. En el consumidor medio, el elemento numérico «1808» puede resultar incluso más distintivo que el término compartido.
-El límite de los topónimos: El término «Valcavada» identifica un paraje geográfico real en Laguardia. La Sala aclara que el titular de una marca que incluya una denominación geográfica no puede impedir que otros empresarios instalados en la misma zona la utilicen como parte de sus propios signos distintivos.
-Libertad de mercado: El Tribunal es tajante al exponer que una empresa no puede apropiarse ni monopolizar un topónimo que no es una invención, sino una realidad física preexistente.
En resumen, la comparación entre estos dos casos permite comprender mejor la lógica del sistema de propiedad industrial. Mientras que el asunto “La Mafia se sienta a la mesa” pone de manifiesto la dimensión ética y moral del derecho de marcas, así como la necesidad de respetar los valores fundamentales de la sociedad, la STS 136/2026 recuerda que la protección de los signos distintivos también responde a una lógica competitiva dirigida a garantizar un mercado transparente y evitar que terceros se beneficien del prestigio construido por otros operadores económicos.
