En la actualidad, según la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), existen más de 48.000 marcas registradas, cifra que ha ido aumentando anualmente, por lo que es lógico que el número de oposiciones de inscripciones de marcas, también haya ido creciendo durante estos últimos años.
Es lógico que este auge de marcas registradas haga cada vez más difícil intentar registrar una marca totalmente nueva e innovadora respecto a las ya establecidas, pero es importante destacar que la oposición de inscripción de las marcas no solo se basa en una posible confusión por parte de los consumidores, sino que va más allá buscando evitar aprovechamiento del prestigio ganado durante años.
En primer lugar, debemos saber cuál es el concepto de marca que se ha establecido en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Esto se recoge en su artículo 4:
Podrán constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, a condición de que tales signos sean apropiados para:
Distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas
Ser representados en el Registro de Marcas de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular
Como podemos observar, se trata de un concepto amplio en el que puede tener cabida cualquier inscripción prácticamente.
El proceso de oposición a la inscripción de marcas se realiza antes de que se materialice la propia inscripción.
La OEPM en un plazo previo de siete días a la publicación de solicitud de registro de nueva marca, puede notificar a las marcas ya registradas informando de que se pretende registrar una marca parecida.
Esta notificación informa del número registral de la nueva marca y de la fecha exacta en la que se procederá a su publicación. El plazo para oponernos a la inscripción es de dos meses desde la publicación de la solicitud de la nueva marca en el Boletín Oficial de Propiedad Intelectual (BOPI).
¿Qué pasa si en este plazo no se formula oposición?, es importante conocer que si no se formula oposición al nuevo registro, la OEPM no tiene capacidad de oficio para denegar la solicitud presentada por la nueva marca en base a la ya registrada, por lo que la nueva marca se registrará sin más.
Una vez que conocemos la solicitud de marca registral similar a la “nuestra” que se pretende inscribir, se debe hacer un breve estudio para determinar si existe riesgo real de confusión por los posibles usuarios o no, lo cual fundamentará nuestra oposición.
Importante que ese posible registro no pueda dar lugar a confusión solo por la marca, sino que debe también hacer referencia a los productos o los servicios que traten de distinguir, es decir, no es suficiente para presentar oposición un nombre parecido.
Para realizar la oposición al registro de una marca, se puede intervenir tanto en nombre propio, como mediante Agente de la Propiedad Industrial o representante con la autorización debida.
La oposición es una solicitud sencilla, puesto que existe un modelo para ello, el 4104, que junto al abono de la tasa impuesta, serán las bases de nuestra oposición. Será en esta solicitud donde tengamos que determinar cuál de las causas de oposición establecidas se ajusta a nuestro caso, contando con:
- Marca registrada o solicitada anteriormente
- Concurrencia de causa de prohibición absoluta, recogidas en la Ley de Marcas
- Vulneración de una marca que es notoriamente conocida, a pesar de no estar registrada
- Concurrencia de derecho anterior entre los previstos en el art. 9.1 de la Ley de Marcas
- Caso de marca de agente o representante
A pesar de que las causas de oposición estén tasadas, se habilita espacio para hacer de forma detallada una exposición de motivos en la que justificar sólida y razonadamente la oposición formulada.
Una vez presentada la solicitud de oposición de inscripción, ésta puede ser admitida o inadmitida. En caso de inadmisión, se contará con plazo de diez días para proceder a subsanar los defectos que han causado la inadmisión.
Si por el contario, la solicitud de oposición es admitida, una vez el solicitante de la nueva marca conteste o no a la oposición presentada, disponiendo de un mes, la OEPM acabará resolviendo si inscribe la marca o si la deniega, ya sea de forma total o parcial.
Importante resaltar que si se nos ha pasado el plazo para presentar la oposición a la inscripción de la nueva marca, seguimos contando con la vía judicial. En este caso se presentará una demanda de nulidad.
En la actualidad no es posible presentar la demanda de nulidad ante la OEPM, pero a partir del 14 de enero de 2023, será posible en virtud de nueva modificación de la Ley de Marcas.
Por último, el ejercicio de acciones judiciales que pretendan la nulidad de una marca que ya ha sido inscrita por la OEPM prescribe a los 5 años desde que el titular de la primera marca tuvo conocimiento de la posterior, es lo que comúnmente se conoce como “caducidad por tolerancia”, puesto que se entiende que el titular de la marca registrada en primer lugar, ha tolerado el uso de la posterior.
GRUPO ALCÁZAR cuenta con expertos en materia de Ley de Marcas y Competencia desleal, permitiendo un asesoramiento completo tanto en el trámite de inscripción de marcas como en posibles oposiciones de otras marcas. Igualmente contamos con equipo experto en litigación especializado en procedimientos contenciosos administrativos por los que se solicita la nulidad de la inscripción de marcas.
