A partir del 14 de enero de 2023, la Oficina Española de Patentes y Marcas será competente para conocer por vía directa las acciones de nulidad y caducidad respecto de las marcas, siendo la última modificación en entrar en vigor.
Con la aprobación de la Directiva (UE) 2015/2436, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en Materia de Marcas, se persigue la homogeneización de las legislaciones de los estados miembros en materia de marcas.
La Ley 17/2022, de 7 de diciembre, de Marcas (“Ley de Marcas”), incorporó gran parte de las normas impuestas por la Directiva como son:
- La legitimación a cualquier persona física o jurídica para obtener el registro de una marca, de esta forma se eliminó las condiciones al solicitante en materia de nacionalidad o residencia.
- El requisito formal de la representación gráfica, con la nueva ley se exige solamente que el signo sea susceptible de representación para permitir determinar el objeto de protección.
- Se incluyen nuevos tipos de marca, ampliando la clasificación.
- Posibilita adquirir carácter distintivo a la marca por el uso que realice entre la fecha de presentación y la fecha de concesión de la marca.
- Se amplía y detalla la legitimación para formular oposición. Se obliga al oponente de la marca a acreditar el uso en el que base su oposición.
- Faculta al titular de la marca para ejercitar acciones contra productos falsificados.
- La Oficina Española de Patentes y Marcas (“OEPM”) adquiere competencia para decretar directamente la nulidad o caducidad de una marca.
- Suprime la falta de legitimación del titular de marca como una de las posibles causas de nulidad o caducidad.
Las modificaciones resaltadas así como el resto de preceptos introducidos por la nueva Ley de Marcas, entraron en vigor el 14 de enero de 2019 en su mayoría, excepto lo relativo a la competencia que adquiere la OEPM para decretar por vía directa la nulidad o la caducidad de las marcas que no entrará en vigor hasta el día 14 de enero de 2023.
En el Anteproyecto de Ley, en su preámbulo, ya se preveía una nueva regulación de las causas de nulidad y modificación de las competencias, para otorgarle el conocimiento de estos asuntos a la OEPM. Esta nueva regulación modifica a su vez el principio general contenido por la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Entrando en el fondo de la nulidad, se debe tener en cuenta que, los derechos de propiedad industrial y por ende, las marcas, son derechos temporales que pueden perderse por multitud de causas.
La nulidad de actuaciones supone esta pérdida del derecho sobre la marca. Los efectos de la nulidad conllevan que el derecho sobre la marca nunca hubiera existido y deja sin validez la marca desde el inicio.
No cabe tampoco confundir esta modificación con la imposibilidad de plantear nulidad por vía judicial, puesto que no se elimina esta posibilidad, que se sigue reconociendo por medio de una demanda reconvencional en el seno de acción por violación de marca.
De igual forma, en materia de caducidad del registro de marca, se otorga competencia directa a la OEPM para su declaración, sin excluir tampoco a los Tribunales en acciones de violación de marca.
En este sentido, la caducidad no supone la desaparición del derecho como si nunca hubiese existido, sino la extinción por no cumplir alguna de las obligaciones exigidas por Ley, como puede ser por ejemplo la falta de explotación del derecho sobre la marca registrada.
Por lo tanto, próximamente será competencia de la OEPM declarar la nulidad o caducidad de una marca de forma directa. Por el contrario, los Tribunales solo serán competentes en el seno de procedimientos de infracción de marca vía demanda reconvencional.
A pesar de ser una reforma bastante aclamada por expertos en la materia, ya ofrecía crítica el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial en sus comentarios respecto al Anteproyecto de Ley presentado y posteriormente aprobado, por la falta de esclarecimiento respecto a la competencia para conocer de los recursos.
En este sentido, parece criticable o al menos, se echa en falta el establecimiento expreso de los tribunales competentes, en este caso, a la jurisdicción civil, para conocer de los recursos que deriven desde el 14 de enero de 2023 tras el conocimiento de la OEPM respecto a la caducidad y nulidad.
Por lo que, cabe concluir que, a pesar de la falta de mención expresa a los Tribunales en el cuerpo legislativo para conocer de las acciones de nulidad y caducidad, parece importante resaltar que, éstos tendrán competencia en todo caso para conocer de los recursos interpuestos ante las resoluciones dictadas por la OEPM.
GRUPO ALCÁZAR cuenta con expertos asesores en materia de Ley de Marcas y Competencia desleal, permitiendo un asesoramiento íntegro en las posibles controversias de nulidad o caducidad de marcas, tanto ante la OEPM como ante los Juzgados competentes.
